专利侵权诉讼的应对方法

当被控专利侵权时,被控侵权方可主要从以下几个方面进行抗辩:

一、不侵权抗辩

不侵权抗辩的理由[1]主要包括:

1、专利权用尽;

2、先用权;

3、临时过境;

4、科学研究与实验性;

5、没有落入专利的保护范围。

二、专利权无效

通过请求专利权无效[2],以此请求中止诉讼,因专利权种类及法律稳定性不同而有所差异[3-6]

《中华人民共和国专利法实施细则》第六十五条规定,“依照专利法第四十五条的规定,请求宣告专利权无效或者部分无效的,应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据,具体说明无效宣告请求的理由,并指明每项理由所依据的证据。前款所称无效宣告请求的理由,是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定,或者属于专利法第五条、第二十五条的规定,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权”。基于该法条,专利权无效宣告的理由主要包括:

1)不是专利的保护客体[7]

2)未经保密审查在外国申请专利[8]

3)缺乏新颖性、实用性或创造性的发明或实用新型[9]

4)属于现有技术或者具有抵触申请的外观设计[10]

5)说明书不清楚、不完整,或者权利要求缺乏依据[11]

 

 

附录

    [1]《中华人民共和国专利法》第六十九条规定,“有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:(一)专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的;(二)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的;(三)临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的;(四)专为科学研究和实验而使用有关专利的;(五)为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的”。

[2]《中华人民共和国专利法》第四十五条规定,“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效”。

[3]《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条规定,“有下列情形之一的,中止诉讼:(一) 一方当事人死亡,需要等待继承人表明是否参加诉讼的;(二) 一方当事人丧失诉讼行为能力,尚未确定法定代理人的;(三) 作为一方当事人的法人或者其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的;(四) 一方当事人因不可抗拒的事由,不能参加诉讼的;(五) 本案必须以另一案的审理结果为依据,而另一案尚未审结的;(六) 其他应当中止诉讼的情形。中止诉讼的原因消除后,恢复诉讼”。

[4]《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条规定,“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,人民法院应当中止诉讼,但具备下列情形之一的,可以不中止诉讼:(一)原告出具的检索报告或者专利权评价报告未发现导致实用新型或者外观设计专利权无效的事由的;(二)被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的;(三)被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的;(四)人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形”。

[5]《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十条规定,“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的,人民法院不应当中止诉讼,但经审查认为有必要中止诉讼的除外”。

[6]《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十一条规定,“人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,人民法院可以不中止诉讼”。

[7]《中华人民共和国专利法》第二条规定,“本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计”。

[8]《中华人民共和国专利法》第二十条规定,“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行”。

[9]《中华人民共和国专利法》第二十二条规定,“授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。本法所称现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术”。

[10]《中华人民共和国专利法》第二十三条规定,“授予专利权的外观设计,应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中。授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。本法所称现有设计,是指申请日以前在国内外为公众所知的设计”。

[11]《中华人民共和国专利法》第二十六条规定,“申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。请求书应当写明发明或者实用新型的名称,发明人的姓名,申请人姓名或者名称、地址,以及其他事项。说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。依赖遗传资源完成的发明创造,申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源;申请人无法说明原始来源的,应当陈述理由”。

办理专利费用减缴所要准备的材料

专利申请人或专利权人可以请求减缴申请费(不包括公布印刷费、申请附加费)、发明专利申请实质审查费、年费(自授予专利权当年起六年内的年费)以及复审费[1],下面根据专利申请人或专利权人不同的主体性质分别说明办理专利费用减缴所要准备的材料[2-3]

一、当专利申请人或专利权人为个人时,办理专利费用减缴所要准备的材料包括:

1、具有签名的个人身份证复印件;

2、工作单位或户籍所在地或者经常居住地县级民政部门或者乡镇人民政府(街道办事处)出具的月均收入低于5000元的收入证明;

如果该个人为学生,则需要所在学校出具无收入证明。

二、当专利申请人或专利权人为企业时,办理专利费用减缴所要准备的材料包括:

1、加盖有企业公章的营业执照副本复印件;

2、加盖有企业公章并显示应纳税所得额小于100万元的最新企业所得税年度纳税申报表复印件;

如果企业是在办理专利费用减缴同年注册成立,则无需提交企业所得税年度纳税申报表复印件,而需要提交企业情况说明。

三、当专利申请人或专利权人为事业单位、社会团体、非营利性科研机构时,办理专利费用减缴所要准备的材料包括:

加盖有公章的事业单位、社会团体、非营利性科研机构法人证书副本复印件。

 

附录

[1]《专利收费减缴办法》第二条规定,“专利申请人或者专利权人可以请求减缴下列专利收费:(一)申请费(不包括公布印刷费、申请附加费);(二)发明专利申请实质审查费;(三)年费(自授予专利权当年起六年内的年费);(四)复审费”。

[2]《专利收费减缴办法》第三条规定,“专利申请人或者专利权人符合下列条件之一的,可以向国家知识产权局请求减缴上述收费:(一)上年度月均收入低于3500元(年4.2万元)的个人;(二)上年度企业应纳税所得额低于30万元的企业;(三)事业单位、社会团体、非营利性科研机构。两个或者两个以上的个人或者单位为共同专利申请人或者共有专利权人的,应当分别符合前款规定”。

[3]《关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》规定,“将《财政部 国家发展改革委关于印发〈专利收费减缴办法〉的通知》(财税〔2016〕78号)第三条规定可以申请减缴专利收费的专利申请人和专利权人条件,由上年度月均收入低于3500元(年4.2万元)的个人,调整为上年度月均收入低于5000元(年6万元)的个人;由上年度企业应纳税所得额低于30万元的企业,调整为上年度企业应纳税所得额低于100万元的企业”。

专利工作常用网站

一、专利检索网站

1、SOOPAT

网址:http://www.soopat.com/

2、润桐

网址:https://www.rainpat.com/

3、美国专利商标局

网址:https://www.uspto.gov/

4、欧专局

网址:https://www.epo.org/index.html

5、FPO

网址:http://www.freepatentsonline.com/

6、日本专利局专利检索页面

网址:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

日本纪年:平成元年是1989年;平9指平成9年,即H09=1997年。

二、专利申请提交网站

中国专利电子申请网

网址:http://cponline.sipo.gov.cn/

三、专利费减申请网站

专利事务服务系统

网址:http://cpservice.sipo.gov.cn/index.jsp

四、专利申请状态查询网站

中国及多国专利审查信息查询网

网址:http://cpquery.sipo.gov.cn/

五、专利评估、分析网站

中国专利信息中心

网址:http://www.cnpat.com.cn/

六、专利复审和无效网站

专利局复审和无效审理部

网址:http://reexam.cnipa.gov.cn/

七、专利缴费信息管理网站

专利缴费信息网上补充及管理系统

网址:http://fee.sipo.gov.cn/

 

 

撰写发明/实用新型专利申请文本的基本形式要求

下面从说明书、权利要求书、说明书附图、说明书摘要以及摘要附图五个部分分别讲述发明/实用新型专利申请文本的基本形式要求:

一、说明书

1、名称

1.1、专利申请名称一般不得超过25个字,如果涉及化学领域的发明,不得超过40个字[1],例如:

专利申请CN110627728A的名称为“N-(氰基甲基)-4-(2-(4-吗啉代苯基氨基)嘧啶-4-基)苯甲酰胺盐酸盐”,超过了25个字,但不超过40个字。

1.2、专利申请名称不得含有[1]

a)非技术词语,例如人名、单位名称、商标、代号、型号等;

b)含糊的词语,例如“及其他”、“及其类似物”等;

c)笼统的词语,例如仅用“方法”、“装置”、“组合物”、“化合物”等词作为发明名称。

2、背景技术

背景技术要写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术;有可能的,并引证反映这些背景技术的文件[2]

背景技术一般要写明专利申请所涉及技术方案所要解决的技术问题[3-4]

3、发明或者实用新型内容

发明或者实用新型内容要写明要解决的技术问题、技术方案以及有益效果[5]

技术方案和产品说明不一样,在这里我拿茶杯举例:

a)产品说明式写法:

一个茶杯,包括杯体和杯盖。

该描述只是对茶杯的说明,只表示茶杯具有两个部件,即杯体和杯盖。

b)技术方案式写法:

一个茶杯,包括杯体和杯盖;杯盖可分离地盖设在杯体上,以覆盖杯体的杯口。

该描述既对茶杯进行了说明,还描述了杯盖和杯体之间的关系,即杯盖“覆盖杯体的杯口”,实现避免外物落入杯体中的技术效果,解决了若没有杯盖,外物很容易落入到杯体中的技术问题。

4、附图说明

4.1、若发明专利申请无说明书附图,则说明书不包括附图说明[6]

4.2、实用新型专利申请应当包括附图说明[7]

4.3、附图说明应当写明各幅附图的图名,并且对图示的内容作简要说明[8],《专利审查指南》给出了具体示例:

一件发明名称为“燃煤锅炉节能装置”的专利申请,其附图说明为:

图1是燃煤锅炉节能装置的主视图;

图2是图1所示节能装置的侧视图;

图3是图2中的A向视图;

图4是沿图1中B-B线的剖视图。

5、具体实施方式

具体实施方式应当写明专利申请所涉及的技术方案[9]

二、权利要求书

1、权利要求使用“其特征是……”或者类似的用语写明技术方案所涉及的技术特征[10],例如:

a)一个茶杯,其特征在于,包括杯体和杯盖。

b)根据权利要求1所述的茶杯,其特征在于,杯盖是透明的。

2、从属权利要求只能引用在前的权利要求。引用两项以上权利要求的多项从属权利要求,只能以择一方式引用在前的权利要求,并不得作为另一项多项从属权利要求的基础[11]

三、说明书附图

1、发明专利申请可以没有附图;实用新型专利申请必须有附图[12]

2、附图中,表示同一结构的附图标记应当一致[13]

3、附图总数在两幅以上的,应当使用阿拉伯数字顺序编号;附图标记应当使用阿拉伯数字编号[14]

四、说明书摘要

1、说明书摘要应当写明专利申请的名称、技术方案以及技术效果[15]

2、说明书摘要的字数(包括标点符号)不得超过300个字[16]

五、摘要附图

从说明书附图中摘取一幅附图作为摘要附图,摘要附图应与所摘取的对应附图完全相同[17]

附录

[1]《专利审查指南》在“发明专利申请的初步审查”部分中规定,“发明名称中不得含有非技术词语,例如人名、单位名称、商标、代号、型号等;也不得含有含糊的词语,例如‘及其他’、‘及其类似物’等;也不得仅使用笼统的词语,致使未给出任何发明信息,例如仅用‘方法’、‘装置’、‘组合物’、‘化合物’等词作为发明名称。

发明名称一般不得超过25个字,特殊情况下,例如,化学领域的某些发明,可以允许最多到40个字”。

《专利审查指南》在“实用新型专利申请的初步审查”部分中规定,实用新型名称适用“发明专利申请的初步审查”部分对发明名称的规定。

[2]《中华人民共和国专利法实施细则》第十七条规定,“背景技术:写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术;有可能的,并引证反映这些背景技术的文件”。

[3]《专利审查指南》在“实用新型专利申请的初步审查”部分中规定,“说明书中实用新型内容部分应当描述实用新型所要解决的技术问题、解决其技术问题所采用的技术方案、对照背景技术写明实用新型的有益效果,并且所要解决的技术问题、所采用的技术方案和有益效果应当相互适应,不得出现相互矛盾或不相关联的情形”。

[4]《专利审查指南》在“说明书和权利要求书”部分中规定,“在说明书背景技术部分中,还要客观地指出背景技术中存在的问题和缺点,但是,仅限于涉及由发明或者实用新型的技术方案所解决的问题和缺点。在可能的情况下,说明存在这种问题和缺点的原因以及解决这些问题时曾经遇到的困难”。

[5] 《专利审查指南》在“说明书和权利要求书”部分中规定,“本部分(发明或者实用新型内容)应当清楚、客观地写明以下内容:(1)要解决的技术问题……(2)技术方案……(3)有益效果……”。

[6]《专利审查指南》在“发明专利申请的初步审查”部分中规定,“说明书无附图的,说明书文字部分不包括附图说明及其相应的标题”。

[7]《专利审查指南》在“实用新型专利申请的初步审查”部分中规定,“说明书还应当包括技术领域、背景技术、实用新型内容、附图说明和具体实施方式等五个部分,并且在每个部分前面写明标题”。

[8]《专利审查指南》在“说明书和权利要求书”部分中规定,“说明书有附图的,应当写明各幅附图的图名,并且对图示的内容作简要说明。在零部件较多的情况下,允许用列表的方式对附图中具体零部件名称列表说明。附图不止一幅的,应当对所有附图作出图面说明”。

[9]《专利审查指南》在“说明书和权利要求书”部分中规定,“优选的具体实施方式应当体现申请中解决技术问题所采用的技术方案,并应当对权利要求的技术特征给予详细说明,以支持权利要求。对优选的具体实施方式的描述应当详细,使发明或者实用新型所属技术领域的技术人员能够实现该发明或者实用新型”。

[10]《专利审查指南》在“说明书和权利要求书”部分中规定,“发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分,按照下列规定撰写:(1)前序部分:写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征;(2)特征部分:使用‘其特征是…’或者类似的用语,写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征,这些特征和前序部分写明的特征合在一起,限定发明或者实用新型要求保护的范围。……独立权利要求也可以不分前序部分和特征部分。例如下列情况:(1)开拓性发明;(2)由几个状态等同的已知技术整体组合而成的发明,其发明实质在组合本身;(3)已知方法的改进发明,其改进之处在于省去某种物质或者材料,或者是用一种物质或材料代替另一种物质或材料,或者是省去某个步骤;(4)已知发明的改进在于系统中部件的更换或者其相互关系上的变化”。

[11]《中华人民共和国专利法实施细则》第二十二条规定,“从属权利要求只能引用在前的权利要求。引用两项以上权利要求的多项从属权利要求,只能以择一方式引用在前的权利要求,并不得作为另一项多项从属权利要求的基础”。

[12]《专利审查指南》在“说明书和权利要求书”部分中规定,“对发明专利申请,用文字足以清楚、完整地描述其技术方案的,可以没有附图。实用新型专利申请的说明书必须有附图”。

[13]《专利审查指南》在“说明书和权利要求书”部分中规定,“一件专利申请有多幅附图时,在用于表示同一实施方式的各幅图中,表示同一组成部分(同一技术特征或者同一对象)的附图标记应当一致。说明书中与附图中使用的相同的附图标记应当表示同一组成部分。说明书文字部分中未提及的附图标记不得在附图中出现,附图中未出现的附图标记也不得在说明书文字部分中提及”。

[14]《专利审查指南》在“发明专利申请的初步审查”部分中规定,“附图总数在两幅以上的,应当使用阿拉伯数字顺序编号,并在编号前冠以‘图’字,例如图1、图2。该编号应当标注在相应附图的正下方。……附图标记应当使用阿拉伯数字编号。说明书文字部分中未提及的附图标记不得在附图中出现,附图中未出现的附图标记不得在说明书文字部分中提及。申请文件中表示同一组成部分的附图标记应当一致”。

[15]《专利审查指南》在“发明专利申请的初步审查”部分中规定,“摘要文字部分应当写明发明的名称和所属的技术领域,清楚反映所要解决的技术问题,解决该问题的技术方案的要点以及主要用途。未写明发明名称或者不能反映技术方案要点的,应当通知申请人补正”。

[16]《专利审查指南》在“发明专利申请的初步审查”部分中规定,“摘要文字部分不得使用标题,文字部分(包括标点符号)不得超过300个字。摘要超过300个字的,可以通知申请人删节或者由审查员删节;审查员删节的,应当通知申请人”。

[17]《专利审查指南》在“发明专利申请的初步审查”部分中规定,“摘要附图应当是说明书附图中的一幅。……申请人提交的摘要附图明显不能说明发明技术方案主要技术特征的,或者提交的摘要附图不是说明书附图之一的,审查员可以通知申请人补正”。

发明专利申请能否获得授权的判断方法

发明专利申请能否获得授权,可依次通过以下四步得以判断:

步骤1、判断发明专利申请是否属于不授予专利权的情形;

根据《中华人民共和国专利法》第五条[1]、第二十条[2]、第二十五条[3]的规定,不授予专利权的情形有以下九种:

步骤2、判断发明专利申请是否具有实用性;

根据《中华人民共和国专利法》第二十二条[4]的规定,授予专利权的发明应当具备实用性。根据《专利审查指南》的规定,不具有实用性的情形主要有以下六种:

步骤3、判断发明专利申请是否具有新颖性;

根据《中华人民共和国专利法》第二十二条[4]的规定,授予专利权的发明应当具备新颖性,不具有新颖性的情形有以下两种:

是否属于现有技术可通过技术文献(包括专利、技术文章等所有在先公开的国内外资料)检索实现判断。而是否属于抵触申请,即上述第2种情形的,只能听天由命。

步骤4、判断发明专利申请是否具有创造性。

根据《中华人民共和国专利法》第二十二条[4]的规定,授予专利权的发明应当具备创造性,既要有突出的实质性特点,又要有显著的进步。

又根据《专利审查指南》的规定,发明专利申请是否具有突出的实质性特点,通常可按照以下“三步法”进行判断:

判断发明专利申请是否具有显著的进步,主要考察是否具有有益的技术效果,而根据《专利审查指南》的规定,通常具有有益的技术效果的情形有以下四种:

根据上述内容,可以推导出具有创造性的发明专利申请的特征,具体来说,根据《中华人民共和国专利法》第二条[5]的规定,发明专利申请是技术方案。而技术方案包括一个或多个技术特征;每个技术特征又能够实现对应的技术效果,从而解决对应的技术问题。同时,一个新的技术方案无外乎在现有技术方案的基础上,减少、变更或增加某一个或几个技术特征。

据此,假设现有技术方案可以表示为:

那么具有创造性的技术方案通常属于以下情形之一:

第1种情形:

第2种情形:

第3种情形:

第4种情形:

第5种情形:

第6种情形:

解决了从未出现过的技术问题的开拓性技术方案

实务中,获得授权的多数发明专利申请属于第4种或第5种情形。

 

附录

[1]《中华人民共和国专利法》第五条规定,“对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不授予专利权”。

[2]《中华人民共和国专利法》第二十条规定,“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请。申请人提出专利国际申请的,应当遵守前款规定。国务院专利行政部门依照中华人民共和国参加的有关国际条约、本法和国务院有关规定处理专利国际申请。对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型,在中国申请专利的,不授予专利权”。

[3]《中华人民共和国专利法》第二十五条规定,“对下列各项,不授予专利权:(一) 科学发现;(二) 智力活动的规则和方法;(三) 疾病的诊断和治疗方法;(四) 动物和植物品种;(五) 用原子核变换方法获得的物质;(六) 对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。对前款第(四)项所列产品的生产方法,可以依照本法规定授予专利权”。

[4]《中华人民共和国专利法》第二十二条规定,“授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。本法所称现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术”。

[5]《中华人民共和国专利法》第二条规定,“本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计”。